Uso indevido de marca e Nulidade de marca

Revisão de conceitos

• Marca
  • Sinal visual que identifica o produto ou serviço do empresário no mercado 
  • Lei 9279/96, Arts, 122, 124, XIX 
    • Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
    • Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
• Trespasse
  • CC, Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência.

    Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato.

  • O alienante não pode fazer concorrência com o adquirente 
  • Se o contrato for omisso quanto a concorrência, o alienante não poderá fazer concorrência com o adquirente pelo prazo de 5 anos 
  • A Ação também seria ordinária com cumprimento de obrigação de não fazer  
• Concorrência desleal
  • Lei 9.279/96, Arts. 195 e 209

    •   Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

              § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

              § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

  • Concorrência desleal é crime, mas também tem consequências civis 
  • No plano civil não se está restrito às condutas do Art.195 

• Ex: Situação em que uma pessoa está usando marca registrada por outro. 
  • Nesse caso seria cabível uma ação ordinária visando o cumprimento de obrigação de não fazer com pedido de indenização pelo danos causados 
• Autor: titular da marca
  • • Se pessoas jurídicas, não esquecer de indicar quem é o administrador 
• Réu: pessoa que está violando o direito de marca
• Juízo competente
  • Regra geral: foro de domicílio do Réu 
  • É possível ajuizar no foro do local aonde a obrigação teria que ser cumprida. Mas, é um caso divergente
• Narrar os fatos 
  • Que o Autor tem a marca registrada, que foi registrada na data tal, que está dentro do decênio de proteção etc 
  • Que o Réu está agindo com concorrência desleal, que está usando a marca registrada pelo autor de forma indevida etc 
• Demonstrar o direito 
  • Concorrência desleal: Lei 9.279/96, Arts. 195 e 209, 210
  • Não é preciso que o dano já tenha ocorrido, pode ser uma ameaça de dano 
  • Demonstrar requisitos de eventuais danos materiais, morais, lucros cessantes 
• Tutela antecipada 
  • Requerer tutela antecipada visando o cumprimento da obrigação de não fazer 
  • Art.300, 301 do CPC
  • Art.209 da Lei 9.279/96 
• Pedidos 
  • Deferimento da tutela antecipada 
  • Citação do Réu 
  • Procedência dos pedidos e confirmação da tutela 
    • Confirmação da tutela, condenação do réu a reparar os danos morais e indenizar os danos materiais etc 
  • Produção de provas 
  • Condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários 
  • Valor da causa 
  • OAB/ Assinatura 

Nulidade de marca 

• Nesse caso, nós temos duas marcas e um dos registros está viciado 
• O Autor terá a marca registrada e o Réu também terá a marca registrada 
• Lei 9.279/96, Arts. 165/175
  • Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.
  • Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.
• Nulidade 
  • Administrativa (Arts.168/172)
    • 180 dias depois do registro é possível pedir a nulidade daquela marca administrativamente
    • INPI pode agir de ofício, como uma forma de retificar um erro seu 
    • Vencido esse prazo não será mais possível, nem a parte interessada, nem ao INPI, declarar a nulidade da marca administrativamente 
    • Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

      Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

      Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

      Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

      Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

  • Judicial (Arts. 173/175)
    • O prazo judicial é de 5 anos, mas também corre a partir da concessão do registro 
    • Não é requisito da ação judicial ter ocorrido o processo administrativo 
    • Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

      Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

      Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

      Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

      § 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias.

      § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

• Petição inicial 
  • Demonstrar os fatos
  • Juntar os dois registros, mostrando que o do Autor é mais antigo 
  • INPI também pode ser Autor nessa ação, visando a corrigir um erro seu 
  • Quando ele não for autor, o INPI terá que ser intimado 
  • Há uma parte da doutrina e da jurisprudência que admite que o INPI possa ser Réu nesta ação
  • Essa ação sempre tem que ser ajuizada perante a Justiça Federal, sendo o INPI parte ou não, porque este sempre será chamado a intervir no feito 
• Pedidos
  • A nulidade da marca 
  • Intimação do INPI 
  • Tutela cautelar: suspender os efeitos do registro para que o Réu se abstenha do uso da marca até decisão final